Патентний повірений України Колосов Олександр

СКЛАДАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ
ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ

Патентний повірений України Олександр Колосов надає послуги з реєстрації лицензійних договорів і договоров про передачу прав власності.

В останній час в усьому світі досить активно розвивається ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), у т.ч. об’єктів промислової власності (ОПВ). Створення нових ОІВ спрямоване на досягнення наступних цілей: або на самостійне їх впровадження з метою отримання певної економічної вигоди, або на передання створених ОІВ для впровадження іншим особам за умови отримання розробником ОІВ відповідної адекватної матеріальної компенсації за свою роботу.

І якщо в першому випадку права на ОІВ залишаються у особи, яка їх створила, то у другому випадку ця особа має розпорядитися цими правами, тобто передати їх або надати іншій особі ліцензію на їх використання.

Таким чином, в сучасних умовах виключні права на ОІВ (ОПВ) є ефективним ринковим продуктом. Це означає те, що ці права можуть бути реалізовані шляхом продажу патентних (або інших) прав чи їх ліцензування.

Право на використання ОПВ може бути передано в повному обсязі або частково шляхом видачі дозволу (ліцензії) на його використання. Правовою формою видачі ліцензії є ліцензійний договір.

Ліцензійний договір ― (далі - ЛД) ― це двостороння угода, за якою сторона, що володіє виключним правом на використання ОПВ (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання ОПВ, а ліцензіат зобов'язується сплачувати ліцензіару платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

З точки зору права, надання ліцензії на ОІВ є класичною торговою угодою, що оформляється у вигляді ЛД. Умови цього ЛД визначаються в залежності від ситуації на ринку, у тому числі від співвідношення попиту і пропозиції на предмет ліцензії, із врахуванням інтересів продавця і покупця, а також особливостей ОІВ і наданих покупцю прав.

Як свідчить практика, ЛД необхідні як ліцензіарам, так і ліцензіатам. У першому випадку (для ліцензіара) це може бути обумовлено рядом наступних причин: нестачею власних виробничих потужностей ліцензіара для потреб більш повного освоєння ринку збуту і задоволення зростаючого платоспроможного попиту на новий вироблений товар; географічною віддаленістю потенційно привабливого сегмента ринку від місця своєї виробничої дислокації; проведенням жорсткої протекціоністської політики в якійсь державі, що робить імпорт готових патентованих виробів невигідним заняттям, а також через наявність дефіциту власних та/або позикових фінансових ресурсів і з ряду інших причин.

Ліцензіатам ЛД також вигідний з ряду причин: існує потенційна можливість швидкого і відносно дешевого, тобто без істотних витрат на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і/або дослідно-технологічних робіт, виходу на обраному географічному сегменті ринку в лідери за обсягами продажів для привабливих за ціною та/або якістю нових товарів, які мають державну охорону як ОПВ; ліцензійні операції є більш дохідними і менш ризиковими порівняно з прямими інвестиціями; можливість отримання прибутку від продажу ОПВ, спільного з власником ліцензії, за місцем знаходження ліцензіата.

Ціна. Як правило, ціну (ринкову) кожної ліцензії сторони визначають шляхом переговорів, використовуючи результати незалежних маркетингових досліджень.

Вкрай бажано, щоби на момент початку переговорів про продаж ліцензії в країні перебування потенційного ліцензіата вже діяв виданий ліцензіару національний або регіональний патент на ОПВ, або була подана заявка на реєстрацію за міжнародною процедурою на ОПВ, що є предметом ЛД.

Ще один нетрадиційний об'єкт ОПВ, а саме ноу-хау, тобто секрети виробництва будь-яких комерційно цінних продуктів, які зберігаються в таємниці, можуть передаватись від власника ноу-хау до користувача тільки в рамках ЛД за умови нерозголошення змісту ноу-хау третім особам. Причому право власності на ноу-хау в більшості країн світу, включаючи Україну, не регламентовано будь-яким конкретним законом, а цілкому спирається на звичаї і добру вдачу.

ЛД розрізняються за:

  • типом охоронюваних ОПВ (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, знаки для товарів і послуг і т.д.);
  • обсягом прав, що передаються за ліцензійним договором (одиничні, виключні, невиключні) тощо.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливість використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

За виключної ліцензії ліцензіар надає дозвіл на використання ОПВ ліцензіату в певному обсязі, на вказаній території, на встановлений термін, залишаючи за собою право використовувати свій ОПВ лише в тій частині, яка за договором не передається. При цьому ліцензіар не має права видавати ліцензію на використання цього об'єкта іншим особам на тій же території і в обсязі вже наданих ліцензіату прав. Ліцензіат же отримує право на видачу субліцензій. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ЛД не встановлено інше.

За невиключної ліцензії ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання ОПВ, зберігаючи за собою право на використання цього ОПВ, включаючи право видачі ліцензії іншим особам.

Також існує «повна» ліцензія ― різновид виключної ліцензії, за якою до ліцензіата на термін дії договору переходять усі майнові права, що випливають з охоронного документа.

Субліцензія - різновид простих і виключних ліцензій, що відрізняється від останніх тим, що їх укладає контрагент-ліцензіат, який купив первісну ліцензію. За умовами й обсягом передаваємих прав субліцензія цілком залежить від початково укладеного ЛД. Ліцензіати, що одержали просту ліцензію, передавати субліцензію не мають права.

ЛД про використання ОПВ можна складати після початку дії виключних прав, тобто з дня публікації в офіційному Бюлетені даних про видачу охоронного документа і тільки в межах терміну його дії.

При складанні ЛД важливо визначитися з приводу таких пунктів: предмета договору; обсягу передаваємих прав; прав і обов'язків сторін; виду ліцензії; території дії ліцензійного договору; терміну дії ліцензійного договору і т.д.

Термін дії ЛД. ЛД укладаються на певний строк (як правило, це термін морального старіння предмета ЛД). Однак цей термін повинен закінчуватися не пізніше строку чинності виключного майнового права на ОІВ, що позначений у договорі.

Власник патенту на ОПВ (винахід, корисну модель або промисловий зразок) також має право не тільки передати в рамках ЛД, але й продати свій патент (поступитися своїми правами на патент) на ОПВ будь-якій особі. З точки зору українського законодавства, такий продаж патенту на ОПВ називається передачею права власності.

Для того щоб здійснити передачу прав власності на патент, необхідно підписати договір про передачу права власності між нинішнім і майбутнім власниками патенту на ОПВ.

У договорі про передачу прав на патент на ОПВ, за аналогією з ЛД, необхідно вказати: повні реквізити сторін, які укладають договір; номер патенту на ОПВ; назву ОПВ, вказану у патенті; права та обов'язки сторін; умови передачі прав на ОПВ.

Якщо власниками патенту на ОПВ є кілька фізичних та/або юридичних осіб, то всі дії, пов'язані з передачею прав на патент на ОПВ, визначаються домовленістю між співвласниками. На практиці це означає, що кожен співвласник патенту на ОПВ має право використовувати цей патент на свій розсуд, але жоден з них не може передавати право третій особі без дозволу інших співвласників.

Договір про передачу прав на патент на ОПВ, а також ЛД, в обов'язковому порядку повинен бути зареєстрованим в Державній службі інтелектуальної власності України. Запис про реєстрацію договору про передачу прав на патент на ОПВ (а також про ЛД), вноситься до Держ. Реєстру на підставі прийнятого відомством рішення про його реєстрацію. Дані про реєстрацію договорів (ліцензійних договорів) публікуються в офіційному Бюлетені.

Процедура реєстрації ЛД (договору про передачу права на ОПВ), як правило, триває 2 місяці від дати подання комплекту документів до Державної служби інтелектуальної власності України.

Важливо пам'ятати: Оскільки ліцензійний договір є юридичним документом, складати його повинен фахівець. Іншими словами, чим вище потенційна комерційна цінність ОПВ, тим гострішою стає необхідність у професійній допомозі з боку представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

(за матеріалами видань Державної служби інтелектуальної власності України)

Для чого Вам може знадобитися ця послуга?

  • ЛД є найбільш поширеним засобом передачі права на використання результатів інтелектуальної діяльності, зокрема, товарних знаків, у всьому світі
  • Забезпечення можливості практичного використання конкретного ОПВ
  • Отримання обопільної вигоди при укладанні ЛД як для Власника прав на ОПВ, так і для Користувача цієї власності
  • Розширення ринків збуту продукції, що охороняється ОПВ
  • Отримання додаткового прибутку з ОПВ
  • Тимчасова передача права власності на ОПВ
  • Отримання істотної економії коштів ліцензіара внаслідок відсутності витрат коштів і часу на розкрутку свого бренду або технологій і просування їх на ринку
  • Отримання переваг безкоштовної реклами вже розкрученого бренду
  • Забезпечення власникам виняткових абсолютних прав легальної монополії на вчинення різних дій (щодо використання результатів їхньої творчості і розпорядженню ними) з одночасною забороною всім іншим особам чинити зазначені дії

Зв'яжіться з нами! Наші контакти

Процедура Гонорар Держ. мито
Підготовка і подання документів
Складання договору Ціна договірна, уточнюйте -
Подання документів Ціна договірна, уточнюйте -
Прийняття рішення про публікацію і внесення до Держ. Реєстру відомостей про договір
     
Публікація відомостей про договір в офіційному бюлетні
Публікація відомостей про видачу ліцензії - 400 UAH

Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

Список додаткових послуг відсутній. Для уточнення, будь-ласка, зв’яжіться з нами

ПОСЛУГИ
Необхідна вихідна інформація
  • Повне ім'я або найменування заявника (-ів), його (їх) адреса
  • Номер (-а) і тип охоронних документів на передаваємий (-і) ОПВ
  • Обсяг передаваємих прав і умови договору
  • Довіреність на ведення справ
  • Оплата гонорару патентного повіреного і офіційних зборів
Процедурні терміни оформлення та реєстрації
  • від 5 днів
    Підготовка та подання документів (для типового договору)
  • 2 місяці
    Прийняття рішення про публікацію та внесення до Держ. Реєстру відомостей про договір
  • 2 рази на місяць
    Публікація відомостей про договір в офіційному Бюлетені
Кінцевий результат роботи
  • Рішення про публікацію та внесення даних до Держ. Реєстру договорів
  • Зареєстрований ліцензійний договір
  • Виписка з Держ. реєстру
Потенційні ризики
  • Складність урахування всіх нюансів ліцензування стосовно кожного випадку
  • Складність (навіть можлива втрата) контролю власником ліцензії за умовами виконання ЛД ліцензіатом
  • Передача до рук ліцензіата права впливу на престиж та ім'я ліцензіара